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知的財産戦略のアドバイス

企業が事業を推進するにあたって、後発の市場参入を排除する、他社の製品・サービスとの差別化を図るための独自技術を競合他社に実施させない、他社の有望技術のライセンスを得るための交換材料とする、といった活用のために、特許ポートフォリオの構築は重要なものです。

一方で、特許出願すればその技術は一般に公開されてしまうため、技術の内容によっては必ずしも特許化するのではなく、営業秘密（ノウハウ）としての保護を受ける形の方が好ましい場合もあります。

知的財産の保護制度を事業戦略に活用するということは、知的財産関連契約や権利活用の知識・経験が必要です。また、事業戦略に活用できる特許ポートフォリオの構築のためには、各国特許制度の十分な理解が必要です。例えば、米国では、物のクレームと方法クレームとでは、同じような内容であっても、特許表示義務（米国では損害賠償請求の過去へ遡れる期間に影響があります）に相違があるなど、日本の特許制度と大きくことなるところがあります。

弊所は、知的財産関連契約や権利活用に関する豊富な経験を生かして、クライアント企業の事業方針に沿って、どのような知的財産権のポートフォリオを構築していくべきかといった知財戦略に関するアドバイス・ポートフォリオ構築・管理を行っています。

他社特許対策（パテントクリアランス、非抵触・無効鑑定、無効審判・異議申立）

新製品の開発の際など、他社特許との関係を調査するパテントクリアランスのプロジェクトを管理します。米国弁護士が管理しますので、米国特許に関するクリアランス・プロジェクトにおけるコミュニケーション（メールやその他の文書等のやりとり）を、弁護士・依頼者秘匿特権により、強固に保護することができます。また、問題となり得る特許については、抵触性や有効性に関する鑑定書を作成します。米国特許に関する鑑定書は通常英語で作成しますが、ご希望に応じて日本語で作成することも可能です。

他社が保有する米国特許権について検討が必要な場合に、クレーム解釈・抵触性・有効性の検討を行い、鑑定書を作成致します。また、リスクの軽減に関するアドバイスや、他社から侵害警告を受けた場合の対応についてのアドバイスも行っております。今までに鑑定書の作成や他社特許対策のアドバイスを提供してきた技術分野は、半導体、電子機器、医療機器、材料技術、化学製品など、多岐に渡っています。なお、鑑定書は通常英語で作成しますが、ご希望に応じて日本語で作成することも可能です。

さらに、他社特許に対する無効審判・異議申立（Inter Partes Review, Post Grant Review, Ex Parte Reexamination）も行っております。

他社との特許係争のサポート

他社から権利行使を受けた際、当該他社特許の分析・検討（無効主張・非侵害主張の検討など）を行い、交渉をサポートします。

弊所は、訴訟代理だけでなく、訴訟の前段階の特許係争の経験も豊富です。

米国（及び日本）における知的財産権の係争・侵害訴訟（ITC訴訟を含む）

米国における知的財産権侵害訴訟においては、米国の訴訟弁護士とチームを組み、訴訟戦略の立案、特許の抵触性・有効性の検討、ディスカバリー対応、訴訟費用のコントロールなどを行っております。米国における訴訟では、弁護士がチームを組んで代理しますが、そのチームの１人が日本にいるという形です。チームメンバーと英語で通信して頂く形の他、弊所を窓口として日本語で通信して頂いても構いません。 米国の訴訟弁護士につきましては、クライアントのご指定があればその弁護士と訴訟チームを組み、それ以外の場合には、コンフリクトがない限り、過去に訴訟チームを組んだことのある弁護士とチームを組むため、意思の疎通が円滑に行えます。また、訴訟チームの候補は、東海岸及び西海岸に複数の法律事務所があるため、専門技術分野、裁判地、コンフリクトの有無などに応じて、最も適切なチームを組んで対応しています。

・ 液晶パネルの製造技術に関する特許権侵害訴訟
・ デジタルカメラの通信技術に関する特許権侵害訴訟
・ 磁気メディアに関する特許権侵害訴訟
・ ファクシミリの通信技術に関する特許権侵害訴訟
・ プリンタ・コピー機に関する特許権侵害訴訟
・ スマートフォンで使用される通信規格標準特許に関する特許権侵害訴訟
・ 半導体技術に関する特許権侵害訴訟・Inter Partes Review
・ スポーツ用品の部材に関する特許権侵害訴訟
・ 医療機器に関する特許係争事件
・ 機能材料に関する特許の再審査請求（Reexamination） 　

なお、日本の知的財産法につきましても、矢作国際特許事務所として、他社特許対策、ライセンス交渉、異議申立、無効審判、といった係争案件を専門としてプラクティスしており、また、知的財産権侵害訴訟につきましても、知財訴訟を専門とする弁護士と共同代理して対応しています。

・ 半導体技術に関する特許権侵害訴訟・無効審判
・ 無線通信技術に関する特許権侵害訴訟
・ 無線通信技術に関する無効審判・審決取消訴訟
・ 通信装置における制御回路に関する特許権侵害訴訟
・ 半導体技術に関する審決取消訴訟 　

自社特許活用

他社製品の抵触性や特許の有効性の確認や、ライセンス交渉・特許権侵害訴訟を含む権利行使をサポートしております。

米国特許出願・権利化業務

米国の特許事務所と連携して米国特許の出願・権利化業務を行っております。権利化業務におきましては、米国特許庁への手続は米国の法律事務所に依頼することになりますが、技術内容が関係する書類（補正書・意見書等）は英文で特許庁への提出書式を用いて弊所で作成するため、米国側との重複作業を削減できます。

代表である矢作は、米国で法律事務所に勤務していた際には、係争案件と併せて、米国パテント・エージェント（Limited Recognition）（日本帰国後は登録抹消）として米国特許出願の実務も行っていました。

デュー・デリジェンス（Due Diligence）

・Ｍ＆Ａや投資の意思決定における知的財産権（特に特許権）のデュー・デリジェンスを行います。たとえば特許権に関するデュー・デリジェンスであれば、米国特許および日本特許に関しての調査・検討を行います。

・自社特許が自他社事業をカバーしているかを確認、不要特許処分（売却・放棄）の検討。

顧問契約

・月ごとに一定の顧問料を頂き、随時、依頼者に関する法律相談やその他別途合意する法律業務を行います。 これにより、日常業務における疑問点なども、社内での稟議・決裁を経ることなく、気軽に相談して頂けます。また、普段から密に、継続的にご相談頂くことにより、より的確かつ丁寧な回答や解決策を提供することが可能となります。さらに、社内人材の教育に有効であるとともに、知財法務業務のアウトソーシングのように活用して頂けます。

・スタートアップ・中小企業の知財・法務支援（特許権その他の知的財産権について、戦略策定から実務まであらゆる場面における助言及び実務）

レクチャー

クライアントサービスの一環として、随時、米国法判例や知的財産法全般に関するレクチャーを行っております。

知的財産法以外の業務

米国における共同開発契約や売買契約などの契約実務、企業訴訟に関する業務も行っております。但し、必要に応じて、米国内の当該分野の専門家を加えて対応することもあります。